Informativo Eletrônico nº111 Maio 2018 / Virtual Newsletter nº111 May 2018
 

STJ JULGA O PRIMEIRO PROCESSO SOBRE PATENTES MAILBOX E DIRIME QUE O PRAZO da EXCLUSIVIDADE DEVE SER LIMITADO à 20 ANOS DA DATA DO DEPÓSITO
Lívia Barboza Maia
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NOVAS REGRAS DA ANVISA PARA AS MARCAS DE MEDICAMENTOS
Lívia Barboza Maia
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PROGRAMA DE CELERIDADE NO EXAME DE PATENTES
Elaine Ribeiro do Prado
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STJ CONTEMPLA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE LIMITAÇÃO CONCORRENCIAL EM CASOS DE CISÃO SOCIETÁRIA
Gabriel Guimarães
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STJ MANTÉM DECISÃO QUE ANULOU REGISTRO DE MARCA COLIDENTE NO SETOR DE FARMÁCIAS MAGISTRAIS
Gabriel Guimarães
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NOTÍCIAS DO ESCRITÓRIO
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STJ JULGA O PRIMEIRO PROCESSO SOBRE PATENTES MAILBOX E DIRIME QUE O PRAZO da EXCLUSIVIDADE DEVE SER LIMITADO à 20 ANOS DA DATA DO DEPÓSITO
Lívia Barboza Maia

Nos idos de 2013 o INPI ajuizou dezenas de ações perante a Seção Judiciária do Rio de Janeiro requerendo a readequação de prazos de algumas patentes, denominadas patentes mailbox.

As patentes mailbox são aquelas que foram depositadas entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997 – já que a lei anterior (Lei 5.772 de 1971) não conferia proteção por patente aos produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura. Portanto, tais pedidos, em que pese a data de depósito, deveriam ser analisados segundo a nova lei, a atual LPI nº 9.279/1996, que confere proteção através de patente a tais matérias.

Ainda segundo a atual LPI, parágrafo único do artigo 229, a proteção conferida a tais pedidos de patente deveria estar de acordo com o prazo do caput do artigo 40 da LPI. Ou seja, prazo de proteção de 20 anos contados do depósito do pedido de patente de invenção.

No entanto, o INPI concedeu essas patentes sem observar a legalidade estrita (mais de 200 patentes foram concedidas com prazos inadequadas) e conferiu o prazo de 10 anos a contar da concessão, conforme o parágrafo único do artigo 40 da LPI. Tendo em vista o seu ato administrativo contrário ao que dispõe a legislação, o INPI ajuizou inúmeras ações objetivando a correção do prazo dessas patentes.

Especificamente no caso julgado pelo STJ, tratava-se do medicamento Soliris que é utilizado no tratamento de HPN – hemoglobinúria paroxística noturna (PI 9507594-1). Essa doença caracteriza-se pela destruição dos glóbulos vermelhos ocasionando anemia, fadiga, dor, urina escura, falta de ar e coágulos sanguíneos.

O medicamento SOLIRIS vem sendo pontualmente adquirido pelo SUS – Sistema Único de Saúde – para aplicação em alguns pacientes, pelo custo anual de mais de R$ 800 mil reais por ano [1]. O tratamento, segundo ranking da revista Forbes, é o mais dispendioso que se tem conhecimento, cada vidro contento 30 mililitros custa cerca de R$ 11 mil reais [2].

Os pedidos do INPI foram julgados parcialmente procedentes em primeira instância, de modo a decretar a nulidade parcial da patente apenas no que se referia ao prazo de vigência e, desse modo, determinar a sua readequação para 20 anos contados do depósito. No mesmo sentido, em segunda instância, o TRF-2 manteve o mérito do decisum originário, por maioria.

Por sua vez, a relatora do Recurso Especial, Ministra Nancy Andrighi, ressaltou que “Na medida em que o sistema mailbox foi submetido expressamente pela Lei 9.279/96 a regras transitórias especiais que, por definição, excepcionam as normas gerais e, por isso, exigem interpretação restritiva, não se pode cogitar de reparar eventual dano causado pelo atraso no exame dos pedidos correlatos mediante ampliação do alcance de dispositivo que trata de hipótese distinta.”

Em atenção às teses jurídicas propostas pela Recorrente ressaltou a Ministra que: “Também em razão do interesse público subjacente é que não encontra respaldo a alegação recursal de que a revisão do prazo de vigência da patente estaria inviabilizada em razão da proteção da boa-fé e da segurança jurídica.”

Dessa maneira, tendo em vista o objetivo final do sistema de patentes que, segundo a Constituição Federal, não se trata apenas de proteger exclusivamente o titular de uma invenção, mas promover a atividade inventiva e o avanço tecnológico, com vistas a atender os interesses da coletividade – uma vez transcorrido o prazo de exclusividade o invento ingressa no domínio público. Qualquer tentativa de retardar o domínio público, segundo a relatora, traria prejuízos à sociedade, pois também se deve atentar a outros núcleos de interessados, tais como o Estado, os consumidores e os concorrentes.

Portanto, por unanimidade, a 3ª Turma do STJ manteve o acórdão do TRF2 e entendeu que às patentes mailbox deve ser aplicado o prazo do caput do artigo 40 da LPI, ou seja, 20 anos contados do depósito, em atenção ao que dispõe o parágrafo único do artigo 229 da LPI.

Dado do julgado: REsp 1.721.711 – STJ

[1] Disponível em http://revistaepoca.globo.com/tempo/noticia/2012/03/o-paciente-de-r-800-mil.html, última visualização em 05.02.201, Às 18:25.

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NOVAS REGRAS DA ANVISA PARA AS MARCAS DE MEDICAMENTOS
Lívia Barboza Maia


A ANVISA divulgou, por meio da Orientação de Serviço nº 43, de 22 de dezembro de 2017, novas regras que possuem o fito de proteger o consumidor quanto à possíveis erros ou confusões entre as marcas de medicamentos. Segundo a ANVISA as novas regras também deverão ser aplicadas aos pedidos de modificação de marcas de medicamentos atualmente registradas.

Segundo a Orientação, a análise de aprovação do nome do medicamento deverá seguir procedimento com as seguintes etapas: i) pesquisa realizada no sistema POCA; ii) pesquisa em bancos de dados de medicamentos (Datavisa); iii) pesquisa no INPI para fins de verificação de submissão/registro de marca; iv) avaliação da colidência gráfica e fonética; v) avaliação dos potencias erros; vi) avaliação da segurança do nome proposto, fundamentado nos seguintes pressupostos de risco quanto ao erro na: a) prescrição; b) dispensação e c) administração ou uso.

Havendo colidência gráfica e fonética entre o nome proposto e outro já registrado para um medicamento, a GGMED deverá avaliar as características dos medicamentos envolvidos. A análise sobre decisão de aprovação envolverá: finalidade do medicamento, forma de utilização do medicamento, benefícios do medicamento, riscos associados ao uso, medidas de segurança de uso etc.

Para a avaliação dos nomes serão consideradas características como: i) nome do medicamento; ii) princípio ativo; iii) classe terapêutica; iv) indicação; v) forma/ vi) via de administração; vii) concentração etc.

Lívia Barboza Maia é advogada do escritório Denis Borges Barbosa Advogados. Mestre em Direito Civil pela UERJ. Especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-Rio. Professora Convidada no Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC-Rio. Membro da Comissão de Direito da Moda da OAB/RJ. Para mais informações contate: livia@nbb.com.br ou acesse http://dbba.com.br/port/quem/liviap.html.

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PROGRAMA DE CELERIDADE NO EXAME DE PATENTES
Elaine Ribeiro do Prado


Saiu noticiada na RPI 2461, de 06 de março de 2018, resolução 211.18, instituindo a fase III do Projeto Piloto de priorização do exame de pedidos de patentes depositados por Microempreendedores  Individuais, Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, “Patentes MPE”.

O requerimento de exame prioritário com base nesta resolução deverá ser feito por, pelo menos, um MEI, ME ou EPP depositante.
O requerimento do exame prioritário pode ser requerido a qualquer tempo do depósito desde que atenda às seguintes condições:

        I - Pedido protocolizado e publicado no código 2.1(pedido depositado); ou 1.3(fase nacional);
        II - Pedido publicado no código 3.1(publicação do pedido) ou 3.2 (publicação antecipada) ou quando oriundo do PCT com publicação na OMPI;
        III -Pedido com requerimento de exame;
        IV -Pedido que não esteja com exigência;
        V -Pedidos com anuidades regularizadas

Documentação necessária:
- comprovação de que, pelo menos, um dos depositantes se enquadra na natureza MEI, ME ou EPP( documentos válidos – certidões emitidas pelo Poder Público, dentro da validade; comprovante de inscrição e de situação cadastral – no CNPJ, além de cópias das certidões expedidas pelas Juntas Comerciais ou pelos Cartórios RCPJ): ;
- declaração de que o pedido de patente não é objeto de ação judicial

O Projeto Piloto Patente MPE receberá 100 requerimentos de participação de 01.03.2018 até 28.02.2019.

Elaine Prado é advogada do escritório Denis Borges Barbosa Advogados. Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do INPI. Especialista em Direito e Processo do Trabalho, Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para mais informações contate: elaineprado@nbb.com.br ou acesse http://www.dbba.com.br/port/quem/elainep.html.

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STJ CONTEMPLA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE LIMITAÇÃO CONCORRENCIAL EM CASOS DE CISÃO SOCIETÁRIA
Gabriel Guimarães


O “Tribunal da Cidadania” reconheceu em recente julgamento, a não incidência do Art.1.147 do Código Civil na hipótese de cisão parcial de sociedade empresária. A decisão de lavra do Ministro Felipe Salomão manteve o Acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

O pleito recursal da Perfilisa Indústria de Plástico de Engenharia LTDA, e seus respectivos sócios, ancorou-se na condenação do ex-sócio Gilmar Pedro Bampi (proprietário da Profile do Brasil Soluções em Extrusão de Termoplásticos LTDA ME) por suposta prática de concorrência desleal após a dissolução da sociedade e constituição de empreendimento na mesma seara econômica. Evocaram, para tal, o Art. 1.147 do Código Civil, cuja disposição prevê a vedação de concorrência nos casos de trespasse durante o prazo de 5 (cinco) anos.

Concluiu-se que – diante da hipótese dos autos – a cisão societária não ensejaria a aplicação do referido dispositivo, uma vez que não corresponderia à alienação do estabelecimento da Empresa.

O Ministro Relator Felipe Salomão ao negar provimento ao recurso da Perfilisa Indústria de Plástico de Engenharia LTDA privilegiou dois princípios muito caros à constituição econômica brasileira: a livre iniciativa e a livre concorrência. Compreendeu-se, pois, a necessidade de cláusula expressa para que se configurasse concorrência desleal e a hipótese de cerceamento do empreendimento erigido por Gilmar Bampi na mesma seara empresarial.

Dados do julgado: AREsp 1.239.129 – STJ.

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STJ MANTÉM DECISÃO QUE ANULOU REGISTRO DE MARCA COLIDENTE NO SETOR DE FARMÁCIAS MAGISTRAIS
Gabriel Guimarães

A utilização de marca meramente descritiva que contenha elementos nominativos semelhantes à outra marca anteriormente registrada não contempla os principais objetivos emanados do instituto do registro marcário. Uma vez demonstrado que duas sociedades empresárias atuam na mesma seara empresarial assumindo as mesmas características distintivas deverá ser privilegiada aquela que ostenta o registro anteriormente concedido.

Com esse entendimento, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve acórdão proferido pelo TRF 4ª região que anulou o registro de marca da empresa PRINCIPIO ATIVO FARMACIA DE MANIPULACAO E PRODUTOS NATURAIS LTDA (Companhia das fórmulas farmácia com manipulação). Diante da narrativa dos fatos, a empresa teria utilizado os mesmos elementos nominativos que compõem o conjunto marcário de titularidade de FARMACIA COMPANHIA DAS FORMULAS LTDA (CIA. das fórmulas farmácia & manipulação).

O colegiado rejeitou o pleito da Recorrente por entender que na hipótese dos autos a convivência entre as duas marcas não seria possível, visto que a combinação dos elementos do conjunto distintivo de ambas está disposta de maneira idêntica – “companhia”; “fórmulas”; “farmácia” e manipulação”. Ademais, quando se trata de empresas do mesmo setor (farmácias de manipulação) a possiblidade de gerar confusão entre os consumidores mostra-se mais latente.

O Acórdão de lavra da Ministra Nancy Andrighi assumiu, também, a pertinência do raciocínio disposto no art. 124, VI, da Lei 9.279/96, que flexibiliza a regra da exclusividade do registro preexistente no caso de “marcas fracas”. Contudo, compreendeu-se que mesmo se tratando de marcas meramente descritivas, a convivência entre as duas não seria possível, pois esbarraria nos limites impostos pela tutela concorrencial.

Dados do julgado: REsp 1.639.961 – STJ.

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NOTÍCIAS DO ESCRITÓRIO

LIVRO EM HOMENAGEM À DENIS BORGES BARBOSA: Foi lançado, agora no Estado de São Paulo, o livro "20 Anos da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996): Estudos em Homenagem ao Professor Denis Borges Barbosa".

 

O sócio PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA:
(a) Palestrou no dia 11.04.2018, no Auditório da Associação Paulista da Propriedade Intelectual, em São Paulo, sobre “Os 20 anos da Lei de Propriedade Industrial”. No evento em que foi lançado o livro "20 Anos da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996): Estudos em Homenagem ao Professor Denis Borges Barbosa".
(b) Participou da Banca de Doutorado na USP, na linha de Direito Comercial, no dia 11.04.2018, sobre o tema “A proteção à propriedade intelectual na indústria criativa da moda”.
(c) Lançou seu livro E-stabelecimento, no dia 12.04.2018, na “Livraria da Vila” – na Alameda Lorena 1.731, Jardim Paulista, SP. O livro é fruto da Tese de Doutorado, cursado na linha de Direito Comercial na USP. 1ª Edição disponível no site https://www.amazon.com.br/estabelecimento-Pedro-Marcos-Nunes-Barbosa/dp/8576749084?keywords=e-estabelecimento+pedro&qid=1525112956&sr=8-1-fkmrnull&ref=sr_1_fkmrnull_1. Publicada em São Paulo: Quartier Latin, Abril de 2018.

(c) Participou da "VIII Jornada de Direito Civil" – na Comissão Direito das Coisas. O evento aconteceu em Brasília, no Conselho da Justiça Federal, nos dias 26 e 27.04.2018.

(d) Publicou artigo sob o título "Originalidade em crise" na Revista Brasileira de Direito Civil - RBDCivil. Disponível em: https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/view/204
(e) Palestrará, no dia 30.05.2018, sobre o tema “Domínio Público na Propriedade Intelectual”, na sede do IAB, no Rio de Janeiro.

 

O sócio FÁBIO RODRIGUES GUIMARÃES publicou no Migalhas, de 02.04.2018, artigo sob o tema "A questão cronológica no exame de mérito dos pedidos e dos recursos administrativos, com procedimentos de caducidade de registros de marcas de terceiros". Disponível em: http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI277280,101048-A+questao+cronologica+no+exame+de+merito+dos+pedidos+e+dos+recursos

 

(a) Palestrou, no dia 21.03.2018, na "Semana Jurídica da Universidade Estácio de Sá", no Campus de Duque de Caxias, no RJ. O tema da palestra foi o "Direito da Moda - Uruguaiana x mercado de luxo: existe concorrência?".

(b) Palestrou na OAB/RJ, no dia 11.04.2018, sobre o tema "Prós e os Contras do uso de Nomes Civis como Marca". A palestra foi a 1ª de uma série de eventos denominados "Colóquios da CDMD", promovidos pela Comissão de Direito da Moda da OAB/RJ.

 

(c) Ministrou aula, no dia 28.04.2018, sobre Know How e Patentes no curso de Pós-Graduação Especialização em Direitos dos Contratos – V da PUC-Rio.

O sócio RAUL MURAD RIBEIRO DE CASTRO
(a) Passa a integrar a recém-formada Comissão de Direito Civil da OAB/RJ, que tem como presidente o Prof. Gustavo Tepedino.
(b) Ministrará aula, nos dias 15 e 17.05.2018, sobre o tema “Contrato de Seguro”, no curso de Pós-Graduação Especialização em Direito de Empresas – XV da PUC-Rio.
(c) Ministrará aula, nos dias 29.05.2018 e 04.06.2018, sobre o tema “Rede de Contratos” no curso de Pós-Graduação Especialização em Direito dos Contratos – IV da PUC-Rio.

O consultor FELIPE BARRETO VEIGA concedeu entrevista ao programa Olhar Digital, da Sony e AXN, falando sobre a nova tributação de software por ICMS e o impacto para as startups. Disponível em: https://olhardigital.com.br/pro/video/novela-da-tributacao-gera-inseguranca-no-mercado-de-startups-nacional/74516

O consultor GABRIEL SCHULMAN
(a) Palestrou sobre o tema “Internação compulsória entre tratamento e punição”, no dia 13.04.2018, na Escola da Magistratura do Paraná. A palestra foi parte do Encontro da Saúde.
(b) Palestrou, no dia 08.05.2018, na Sala do Conselho, da OAB/PR, sobre “Seguro e Saúde Suplementar”.

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